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实用新型专利的方法及材料特征对专利申请和侵权判定的影响

我们经常能够在授权的实用新型专利中看到材料特征或者方法特征。那么,实用新型的权利要求中存在材料或者方法特征的会对实用新型专利的申请以及后续的侵权判定产生什么影响?本文通过两个案例,探讨方法/材料特征对实用新型专利申请、专利侵权判定的影响。

文章关键词:实用新型专利、专利申请、专利侵权、方法特征、材料特征

根据《专利法》第二条对实用新型的定义:实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。由此可见,实用新型专利保护的客体不包括产品的材料或方法。但是我们经常能够在授权的实用新型专利中看到材料特征或者方法特征。那么,实用新型的权利要求中存在材料或者方法特征的会对实用新型专利的申请以及后续的侵权判定产生什么影响?近期,本人代理的两个实用新型专利侵权案件,一个委托人是原告,授权的实用新型专利中存在材料特征;另一个委托人是被告,原告的实用新型专利中存在方法特征。正因为上述两个案件,本人查找资料和检索相关案例,现在通过下文表达对上述问题的一点看法。

一、方法/材料特征对实用新型专利申请的影响

1、方法特征对实用新型专利申请的影响

根据《专利审查指南》第一部分第二章6.1 实用新型专利只保护产品:根据专利法第二条第三款的规定,实用新型专利只保护产品。所述产品应当是经过产业方法制造的,有确定形状、构造且占据一定空间的实体。一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利保护的客体。通过《审查指南》的规定可知,一切方法都不符合实用新型专利所要保护客体的要求。这里的方法包括产品的制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法、计算机程序以及将产品用于特定用途等。

《审查指南》的规定并不意味着实用新型专利的权利要求中只要存在方法/材料特征,该专利就一律不属于实用新型专利保护的客体。《审查指南》还提醒我们注意的是权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造,但不得包含方法的步骤、工艺条件等。例如,以焊接、铆接等已知方法名称限定各部件连接关系的,不属于对方法本身提出的改进。在我们代理被告的案件中,原告的专利权利要求1中就有“一体成型”的方法技术特征,但是权利要求中并未对“一体成型”的步骤、方式、工艺条件等有所描述。该“一体成型”只是以已知方法的名称限定该部件的构造。因为该部件既可以通过“一体成型”来完成,又可以通过多个部件组装的方式完成,而“一体成型”比组装方式更具有优势。通过检索发现,许多实用新型专利都有“一体成型”的方法技术特征,这些专利也都能够成功授权。同时,通过检索还可以发现,大多数实用新型专利都未将该特征写入权利要求1,而是写在权利要求2或者之后。这就涉及专利授权后的保护问题,该问题将在下一部分论述。

2、材料特征对实用新型专利申请的影响

对于实用新型专利而言,不仅是方法特征,材料特征也同理,根据《审查指南》6.6.2产品的构造:物质的分子结构、组分、金相结构等不属于实用新型专利给予保护的产品的构造。如果权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对材料本身提出的改进,则不属于实用新型专利保护的客体。由此可见,实用新型专利不保护对材料本身提出的改进。对于何为不属于对材料本身提出的改进,《审查指南》提出:权利要求中可以包含已知材料的名称,即可以将现有技术中的已知材料应用于具有形状、构造的产品上,例如复合木地板、塑料杯、记忆合金制成的心脏导管支架等,不属于对材料本身提出的改进。在我们代理原告的案件中,该实用新型专利的权利要求2中就有“铁硼强磁”材料特征。铁硼强磁是磁力最强的的化学物质,其各个方向都有磁性,耐腐蚀,广泛应用于各行各业的产品中,例如机械、五金、电子、玩具、包装、医疗、航天航空等。通过这种已知材料限定产品的形状、构造,不属于对材料本身提出的改进。因此该专利在申请阶段并未被驳回,而且该专利与我方代理被告案件中的专利撰写的突出优势在于,该材料特征并未写入权利要求1,而是作为从属权利要求写入权2。这为专利后续的保护奠定了坚实的基础。

综上,实用新型专利在申请阶段,对方法或者材料本身的改进不属于实用新型专利保护的客体,但是可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造或者将已知材料应用于具有形状、构造的产品上。

二、方法/材料特征对实用新型专利侵权判定的影响

上文已经提到,实用新型专利可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造或者将已知材料应用于具有形状、构造的产品上。那么具有上述特征的实用新型专利在授权后,在侵权判定中是否需要考虑这些方法或者材料特征?

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条:人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。这就是专利侵权判定的“全面覆盖”原则。

1、方法特征在实用新型专利侵权判定中需要进行充分考虑

根据专利侵权判定的“全面覆盖”原则,如果实用新型专利中写入了方法特征,那么在侵权判定的时候法院需要考虑被控侵权产品与该方法特征是否构成相同或者等同。例如在“孙俊义与郑宁侵害实用新型专利权纠纷案”[1]中,辽宁省高级人民法院认为:涉案专利权利要求及说明书中均未将进水套限于一体成型,故被诉侵权产品中螺栓与螺母的组合体,构成涉案专利技术特征中的“进水套”,该进水套高于壳体底部,被诉侵权产品具有该项技术特征;在“宁波市江北宁科机械厂、宁波享昇机械有限公司侵害实用新型专利权纠纷”[2]中,浙江省高院认为:涉案专利与被诉侵权技术方案的定向装置均是通过支撑板与导柱的相互配合使滑板沿直线移动。涉案专利仅限定定向装置至少包括两块支撑板,至于支撑板是一体成型还是需要配装并未加以限定,因此二者应属于相同技术特征。在“深圳唐恩科技有限公司与深圳市长力科技有限公司、马利武侵害实用新型专利权纠纷案”[3]中,深圳中院认为:关于“固定连接”,被诉侵权产品中的网头与主体音腔通过螺纹旋钮方式连接,在该种连接方式下,网头与主体音腔之间是相对固定的,而权利要求6及其说明书中的“固定连接”并未限定只能是“一体成型的固定连接”,即该“固定连接”并未排除可拆卸式固定连接方式,故被诉侵权技术与授权专利技术并不矛盾,三被告此项异议不能成立,本院对此不予支持。在“中山市大成动漫科技有限公司、广州市雄翔动漫科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”[4]中,最高人民法院认为,涉案专利权利要求1没有限定活动耳板的结构是一体成型或者是可拆卸,根据权利要求内容并结合说明书及附图,活动耳板是连接上球管道和底盘的部件以及作为底盘上下转动的支点,被诉侵权产品的耳板固定于底盘上并与上球管道连接,底盘可以以耳板为支点一定角度内上下转动,因此被诉侵权产品的耳板和涉案专利权利要求1的活动耳板是相同的技术特征。

通过上述案例可以看出,如果实用新型专利中写入了方法特征,那么法院需要对该方法特征进行充分考虑,尤其是写入权利要求1的方法特征。如果权利要求中并未限定固定方式,对于后续专利的保护更具有优势。例如在:“深圳市益时尚科技有限公司、深圳唐恩科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”[5]中对于“固定座”,涉案专利修改后的权利要求6明确所述固定座固定在所述主体音腔的外侧壁上,但并未对固定方式加以限制。说明书0035段是对涉案专利较佳实施例的结构说明,其关于“固定座23也可以通过粘结、螺纹连接或一体成型等方式固定在主体音腔上”的说明是对连接方式的一种列举式说明,未排除将固定座与主体音腔一体成型连接的连接方式排除在外。而被诉侵权产品柱体上端中部设有一个与之一体成型的近似凸台,该凸台与咪头支架固定连接,因此,被诉侵权产品具有固定座这一技术特征。

综上,实用新型专利中的方法特征在侵权判定中会被充分考虑。

2、方法特征是否应该写入实用新型专利中?

虽然方法特征会对实用新型专利的保护范围产生影响,而且很大可能是限缩实用新型专利的保护范围,但是这并不意味着方法特征不能写入权利要求。专利不仅要考虑后续保护的问题,也要考虑专利授权以及授权后的稳定性问题,所以并不是所有的实用新型专利中不写入方法特征或者采用上位概念就是最优的方案。如果该方法特征为实用新型专利的发明点,那么将该方法特征写入权利要求中,与现有技术区别开来,也有利于平衡专利的授权、稳定性和保护之间的冲突。例如在“山东阳谷达盛管业有限公司与山东卓睿达盛管业有限公司侵害实用新型专利权纠纷”[6]中,原告实用新型专利的权利要求1中有“所述的内压管为一体成型的薄壁管”技术特征,被告提出“现有技术抗辩”。济南市中级人民法院认为:被诉侵权产品的内压管为一体成型的薄壁管,与现有技术记载的“缠绕成型”有质的不同,且涉案专利的发明点也在于“内压管为挤出式一体成型”的技术方案,因此达盛公司、卓睿达盛公司的现有技术抗辩理由不成立。

同时,如果实用新型专利中写入了方法特征,法院还会结合说明书对方法特征进行解释以及着重考虑被控侵权产品与专利的技术方案是否构成“等同侵权”。

3、对实用新型专利中方法特征的解释

通过上文可知,实用新型专利中的方法特征并非一律会对专利的保护产生不利影响,仍然需要根据具体情况分析。而且法院一般会结合说明书对方法特征进行解释。

以本文研究实用新型专利中的“一体成型”方法特征为例,在“佛山市兴宇物资有限公司与深圳市华夏磁电子技术开发有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”[7]中,深圳中院认为:首先,案涉权利要求中记载的“一体成型”是指“所述套筒和安装座一体成型”。对该表述按照字面理解,其要强调的是“套筒”和“安装座”的成型方式,而非限定“套筒”和“安装座”必须是同一种材质;其次,如果原告对“一体成型”该用语有特别界定的,当然应当从其界定。但是,阅读案涉专利说明书后并未发现原告对“一体成型”的含义有特别界定,特别是并未发现说明书强调套筒和安装座必须采用同一种材质;最后,在原告并未对“一体成型”一词作特别界定的情况下,按照通常理解,“一体成型”是指零件不作分割,直接铸造完成的成型方式。

在“刘智刚与北京航天石化技术装备工程有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”[8]中,北京知识产权法院认为:关于被控侵权产品与权利要求1的技术特征比对。双方争议焦点为被控侵权产品是否包含涉案专利权利要求1的技术特征“上、下筒体为一体成型结构”。对此本院认为,关于技术特征“上、下筒体为一体成型结构”,涉案专利说明书[0009]记载“过滤器壳体设置为上、下筒体,使其分别构成主、副过滤器,合二为一成为一体”,因此该特征不能做狭义的理解,该“一体成型”并非由一块生产材料所产生。

小结

通过上述两个案例可以发现,对于实用新型中的方法特征仍然需要结合说明书、通常理解等进行解释,而不能作狭义的理解。

限于篇幅原因,对于实用新型专利中的“材料特征”对于侵权判定的影响未作论述,但是这两者同理,即对于写入实用新型权利要求中的材料特征在侵权判定时也会被充分考虑。

 

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注释:

[1]参见辽宁省高级人民法院(2014)辽民三终字第79号民事判决书

[2]参见浙江省高级人民法院(2018)浙民终424号民事判决书

[3]参见深圳市中级人民法院(2018)粤03民初317号民事判决书

[4]参见最高人民法院(2020)最高法知民终1630号民事判决书

[5]参见最高人民法院(2020)最高法知民终753号民事判决书

[6]参见山东省济南市中级人民法院(2018)鲁01民初1230号民事判决书

[7]参见深圳市中级人民法院(2017)粤03民初2140号民事判决书

[8]参见北京知识产权法院(2020)京73民初908号民事判决书